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PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
1
Arturo Argüello
Requisitos y Exclusiones de
Patentabilidad
Máster en Propiedad Industrial,
Intelectual y Nuevas Tecnologías
Madrid, 10 de noviembre de 2009
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
2
Introducción
1
2
PONS Patentes y Marcas
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
3
Introducción
Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando
tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga
materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia biológica.
Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC)
(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields
of technology, provided that they are new, involve an inventive
step and are susceptible of industrial application.
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
4
Introducción
Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida
por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una
invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado
natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por materia
biológica la materia que contenga información genética
autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por
procedimiento microbiológico, cualquier procedimiento que
utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención
sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.
Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC)
any inventions
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Introducción
Por tanto, los requisitos básicos para que una invención sea patentable
son:
1- Novedad.
2- Actividad inventiva.
3- Aplicación industrial.
4- Que sea una invención.
Puesto que una patente es un monopolio que concede el estado al
titular de una invención, a cambio de que divulgue de manera
suficentemente clara y completa (Art. 25 LP) dicha invención para
que sea reproducible por un experto en la materia, para que la
invención sea patentable, además, tendrá otros requisitos:
5- Suficiencia de descripción.
6- Claridad.
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Introducción. Novedad
Artículo 6. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
1. Se considera que una invención es nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes
de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha
hecho accesible al público en España o en el extranjero por
una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier
otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica
el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de
modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente
presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que
se menciona en el apartado precedente que hubieren sido
publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Article 54. Novelty. European Patent Convention (EPC)
(1) An invention shall be considered to be new if it does not form
part of the state of the art.
(2) The state of the art shall be held to comprise everything made
available to the public by means of a written or oral
description, by use, or in any other way, before the date of filing
of the European patent application.
(3) Additionally, the content of European patent applications as filed,
the dates of filing of which are prior to the date referred to in
paragraph 2 and which were published on or after that date,
shall be considered as comprised in the state of the art.
Introducción. Novedad
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Article 54. Novelty. European Patent Convention (EPC)
(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any
substance or composition, comprised in the state of the art, for
use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use
for any such method is not comprised in the state of the art.
EXCLUSIONES
(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of
any substance or composition referred to in paragraph 4 for any
specific use in a method referred to in Article 53(c), provided
that such use is not comprised in the state of the art.
SEGUNDOS USOS MÉDICOS
Tanto en LP como en EPC, la definición de novedad es positiva, y
bastante objetiva. El propósito es evitar que se patente algo ya
conocido.
Introducción. Novedad
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Artículo 8. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en
la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el
artículo 6.3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la
existencia de la actividad inventiva.
Introducción. Actividad inventiva
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Article 56. Inventive step. European Patent Convention (EPC)
An invention shall be considered as involving an inventive step if, having
regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If
the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54,
paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether
there has been an inventive step.
Al igual que la novedad, la definición es positiva, en el sentido de que es
inventivo todo lo que no haya resultado obvio para el experto en la materia,
que conoce el estado de la técnica. Sin embargo, la evaluación de la
actividad inventiva, al contrario que la novedad, tiene un cierto grado de
subjetividad. Para intentar evitar dicha subjetividad se han desarrollado
varios métodos, por ejemplo, el “problem-solution approach”.
Introducción. Actividad inventiva
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Artículo 9. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agrícola.
Article 57. Industrial application. European Patent Convention (EPC)
An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it
can be made or used in any kind of industry, including agriculture.
En la práctica se deniegan pocas invenciones en base a este requisito. Por
ejemplo, en mecánica, máquinas de movimiento perpétuo.
Introducción. Aplicación industrial
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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La Ley 11/1986, de 20 de marzo no define que es una invención. El EPC
tampoco da una definición de que es una invención. Sin embargo, si
proporciona algunos indicios:
Rule 42. Content of the description
The description shall:
(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical
problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be
understood, and state any advantageous effects of the invention with
reference to the background art;
Introducción. ¿Qué es una invención?
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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En España, aunque no se encuentra en la LP, en las Directrices de Examen
de solicitudes de Patente (versión 1, año 2006), se refieren al carácter
técnico de la invención en varios puntos:
“La explicación del problema técnico es un aspecto esencial para evaluar el
carácter técnico de la invención, singularmente en determinados tipos de
invenciones, como por ejemplo las invenciones relacionadas con programas
de ordenadores, también denominadas invenciones implementadas por
ordenador” (página 115, punto 5.5 Examen de la descripción)
“Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características
físicas cuya modificación permite superar las dificultades existentes hasta
ese momento aseguran que la invención objeto de la solicitud se trata de una
invención de carácter técnico, y por tanto, una oinvención en el sentido de la
ley de patentes (art. 4 LP)” (página 115, punto 5.5 Examen de la descripción)
Introducción. ¿Qué es una invención?
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Además de estos requisitos básicos , que debe reunir la materia cuya
protección se reivindica, existen otras dos condiciones que también deben
cumplirse: suficiencia de descripción y carácter técnico de la invención.
2- La invención debe ser de carácter o naturaleza técnica.
Aunque el carácter técnico de la invención no está expresamente exigido en
la Ley de Patentes, sin embargo se puede inferir de diversos artículos, tanto
de la referida Ley de Patentes como de su reglamento de Ejecución, que la
materia sobre la que recae la protección otorgada por el Derecho de
Patentes tiene necesariamente que ser de carácter o naturaleza técnica.
(página 120, punto 5.5 Examen de la descripción)
Artículo 5. 2. c
Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las
reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico
planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las
ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.
Introducción. ¿Qué es una invención?
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Artículo 7. Forma y contenido de las reivindicaciones
1. Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:
a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las
características técnicas necesarias para la definición de los elementos
reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la
técnica.
b) Una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que
en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger.
Artículo 10. Resumen de la invención
El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico
planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención.
Introducción. ¿Qué es una invención?
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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En resumen, de todo lo anterior podemos considerar que una invención es
una solución técnica a un problema técnico, y que dicha invención será
patentable cuando sea nueva (no se encuentre divulgada previamente en el
estado de la técnica), tenga actividad inventiva (dicha solución técnica no
sería evidente para un experto en la materia), y suponga aplicación
industrial (que sea “útil” no significa necesariamente que tenga carácter
técnico). Además, la patente debe ser suficientemente clara para que un
experto en la materia pueda reproducir la invención (suficiencia y claridad)
Aunque ni la LP ni el EPC definen que es una invención entérminos
positivos, si definen que no es una invención. EXCEPCIONES DE
PATENTABILIDAD.
Introducción. ¿Qué es una invención?
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Exclusiones de Patentabilidad
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Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid
PONS Patentes y Marcas
©
Todos
los
derechos
reservados
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de utilidad (LP)
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores,
en particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como
las obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los
programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC)
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the
meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or
doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities
referred to therein only to the extent to which a European patent application
or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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El descubrimiento de un nuevo producto, si no se acompaña de una
aplicación técnica, no es patentable.
Ej: El descubrimiento de un nuevo compuesto orgánico, o una sustancia
que se encuentra en la naturaleza, del que no se conoce su aplicación,
per se (“Compuesto de fómula (X)”),no sería patentable.
La determinación de una nueva propiedad en un producto conocido se
considera un mero descubrimiento – no tiene carácter técnico.
Sin embargo, si la aplicación práctica de dicha propiedad da lugar a un efecto
técnico, entonces es patentable.
Ej: El descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo
ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica, no es
patentable, pero un elemento de sustentación de una construcción hecho de
ese material podría ser patentable.
El mismo compuesto orgánico del ejemplo anterior, del que se
descubre una aplicación técnica (herbicida, medicamento, etc.)
Excepciones. Descubrimientos
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
21
Si el producto hallado en la naturaleza tiene que ser previamente
aislado de su entorno y se desarrolla un procedimiento de
obtención, ese procedimiento es patentable. Además, si el producto
puede ser adecuadamente caracterizado por su estructura, por el
procedimiento de obtención, o por otros parámetros, y es nueva en el
sentido de no tener conocimiento anterior de su existencia, entonces
la sustancia per se puede ser patentable.
Tampoco es patentable el descubrimiento del mecanismo de
actuación (o en su caso, el mecanismo de acción) de una sustancia
para la cual ya se conoce su uso.
Excepciones. Descubrimientos
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
22
Puede entenderse como una particularidad de los descubrimientos, y
por tanto, aplica el mismo principio.
Ej: La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es una
invención, pero sus aplicaciones prácticas, como por ejemplo las
células fotoeléctricas, son patentables. (EFECTO TÉCNICO).
Excepciones. Teorías científicas
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
23
Es un caso particular del principio general que establece que los
métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables.
Sin embargo, las aplicaciones técnicas de ese método si son
patentables.
Ej: -Un método o un algoritmo matemático como tal, para
realizar un cálculo, no es patentable, pero una máquina construida
para operar según dicho método puede serlo.
- Un método para ajustar una recta a un conjunto de puntos
no es patentable, pero un procedimiento para calibrar un aparato de
medida (efecto técnico), en el que en una de las etapas se utiliza
como parámetro la pendiente de la recta obtenida por dicho método
de ajuste, si es patentable.
Excepciones. Métodos matemáticos
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
24
Dado que las creaciones estéticas, por su propia naturaleza, se
basan en cualidades y aspectos (características) desprovistos de
carácter técnico, cuya apreciación o valoración es esencialmente
subjetiva, en principio no son patentables.
Sin embargo, si el producto, además de dichas características
estéticas, posee características técnicas, o las propias características
estéticas además aportan un efecto técnico, entonces, podría ser
patentable.
. Ej: Un neumático con un dibujo particular. Dicho dibujo puede
ser estético, pero si además favorece la evacuación del
agua, entonces podría ser patentable.
Excepciones. Creaciones estéticas
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
25
Los esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales (como
aprender un idioma), jugar a juegos (hacer crucigramas) y hacer
negocios (business methods) como tales no son patentables. Sin
embargo, si la reivindicación incluye un medio técnico o un aparato
para la puesta en práctica de estos métodos (por ejemplo, podría ser
un ordenador???), la invención podría ser patentable a pesar de su
finalidad última.
Ej: Fijar patrones de hábitos de compra de consumidores (días
de la semana, horas, etc.) para establecer recompensas y
fijar esos hábitos (descuentos), aunque impliquen un
ordenador, no sería patentable simplemente por eso, pero al
implicar redes de ordenadores, servidores, terminales, etc.
La invención debería de examinarse como una invención
implementada por ordenador.
Excepciones. Juegos y Métodos de Negocio
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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No se puede patentar la forma de presentar la información que se
caracteriza únicamente por el significado de su contenido
(información cognoscitiva: señales acústicas – un disco caracterizado
por su contenido musical-, representaciones gráficas, texto
escrito,…).
Pero si existe una interacción funcional o estructural entre la
información y un sistema o aparto (esto es, existen características
técnicas) entonces podría ser patentable el soporte de dicha
información, y/o el procedimiento y/o aparato destinado a su
presentación).
Ej: El mismo disco de música que presenta una distribución
característica de los elementos físicos que simbolizan los “unos” y los
“ceros” de la información digital grabada.
Ej: Diferenciar información cognoscitiva de información técnica:
Señal de televisor (nieve y sincronización).
Excepciones. Presentaciones de información
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Los programas per se no son patentables, pero si lo son las
invenciones implementadas por ordenador.
“aquella invención que para su puesta en prácctica requiere la
utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato
proramable en los que la ejecución de, al menos, un programa
informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución
al problema técnico planteado.” (Directrices de Examen OEPM, p130)
“If a computer program is capable of bringing about, when runningon
a computer, a further technical effect goung beyond these normal
physical effects [normal effects when running a computer, e.g.
electrical current], it is not excluded frompatentability”(C-IV, 2.3.6).
Ej: Un programa que reconozca el lenguaje hablado en lenguaje
escrito basándose en la descomposición y análisis de frecuencias
que conforman la onda sonora y asignando una determinada
representación gráfica a determinados grupos de frecuencias es
patentable. Un procedimiento de traducción automática de idiomas
considerando las relaciones gramaticales existentes entre los
elementos que integran las respectivas expresiones en los idiomas
fuente y objeto no es patentable.
Excepciones. Programas de ordenador
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Casos Especiales en Biotecnología.
Exclusiones de Patentabilidad.
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Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid
PONS Patentes y Marcas
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Todos
los
derechos
reservados
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Son excepciones frente al principio de derecho de obtener una
patente (Art. 4.1 LP / Art. 52 EPC) para cualquier invención en
cualquier campo de la tecnología, incluidas las que “tengan por
objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia
biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia biológica”. Derecho negativo (ius
prohibendi).
Son excepciones porque las leyes de patentes no son instrumentos
para regular los riesgos asociados con los nuevos desarrollos
tecnológicos. – Bioética –
En general, las excepciones deben interpretarse de forma limitada
(narrow, G5/83).
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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Artículo 5.
No podrán ser objeto de patente:
1- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden
público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como
tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté
prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo
dispuesto en el párrafo anterior:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética
germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines
industriales o comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética
de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin
utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el
animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
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2- Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las
invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la
invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de
animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos
procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o
la selección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones
cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico
o un producto obtenido por dichos procedimientos.
4- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así
como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la
secuencia parcial de un gen.
Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen,
podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la
estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.
La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar
explícitamente en la solicitud de patente.
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
32
Art. 53 EPC:
“European patents shall not be granted in respect of:
(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to
"ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to
be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in
some or all of the Contracting States;
(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the
production of plants or animals; this provision shall not apply to
microbiological processes or the products thereof;
(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or
therapy and diagnostic methods practised on the human or animal
body; this provision shall not apply to products, in particular
substances or compositions, for use in any of these methods.” (Art.
4.6 LP)
Excepciones
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
33
No definición en el EPC ni en la LP, pero sí en una decisión de la
cámara técnica de la EPO (T356/93):
Moralidad: Invenciones cuya explotación no está de acuerdo con los
estándares de conducta comúnmente aceptados en la cultura
Europea o hace un uso destructivo de la tecnología.
Orden público: Invenciones cuya explotación son susceptibles de
perturbar la paz social y orden social o perjudicar seriamente el orden
público.
Ej: Minas antipersona.
No tiene que ver con lo legal o ilegal. Si la invención tiene
aplicaciones no contrarias al orden público o la moralidad puede ser
patentado, no mencionando en la solicitud aquellos usos contrarios al
orden público.
Excepciones. Orden público/buenas costumbres
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
34
De especial importancia en las invenciones biotecnológicas, por tener como
objeto materia biológica. La LP da una lista no exhaustiva de invenciones no
patentables:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal
del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o
comerciales. (si son de utilidad para el embrión –fines terapéuticos- es
patentable)
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los
animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o
veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales
resultantes de tales procedimientos. Oncoratón de Harvard vs. Upjohn
Excepciones. Orden público/buenas costumbres
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
35
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV) fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue
revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de
las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual.
A nivel Comunitario: Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on
Community plant variety rights (OJ L 227 of 01.09.94 p.1). (Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales www.cpvo.eu.int). 27 estados
miembros.
En España: Oficina Española de Variedades Vegetales: Ley 3/2000 de
Protección de Variedades vegetales.
Se permite la protección de variedades vegetales y razas animales siempre
que “la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal
(vv) o a una raza animal determinada”.
Excepciones. Variedades vegetales
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
36
¿Qué se entiende por procedimiento esencialmente biológico?
G1/08 y G2/07.
Según la LP (Art. 5.3) se incluye bajo esta definición aquellos
procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos
naturales como el cruce y la selección. Ahora bien, en el
momento que haya alguna intervención técnica por parte del
hombre, el procedimiento dejará de ser esencialmente biológico
y por tanto, podrá ser protegido mediante patente.
La prohibición no afecta a los procedimientos microbiológicos,
ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos.
Tamnbién es patentable la materia biológica per se. (Trtatado de
Budapest).
Excepciones. Procedimientos esencialmente
biológicos
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
37
El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y
desarrollo, (incluyendo las células germinales) así como el simple
descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la
secuencia parcial de un gen.
Sin embargo, si el elemento se encuentra aislado o se ha producido
mediante un procedimiento técnico, entonces es patentable.
Caso WARF G2/06: Stem cells: Controversia regla 23e(29.2 del EPC
2000) Vs. regla 23d(28.c).
On the one hand human embryonic stem cells should be patentable
under rule 23e (new rule 29.2) but on the other are clearly excluded
under rule 23d (new rule 28.C).
Excepciones. El cuerpo humano
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
38
Métodos quirúrgicos. Si un solo paso de la reivindicación
se realiza directamente sobre el cuerpo humano o animal,
no puede patentarse.
Métodos de tratamiento: Usos Médicos
According to Article 54(5) EPC 1973, by way of
"compensation" for the exclusion from patentability of
medical methods under Article 52(4), first sentence, EPC
1973, known substances or compositions are deemed to
be new, provided they are used for the first time in such a
medical method. (see T 128/82, "HOFFMAN-LA ROCHE",
OJ EPO 1984, 164; T 36/83, "ROUSSEL-UCLAF" OJ
EPO 1986, 295).
Excepciones. Métodos de tratamiento
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
39
Similarly, a claim to a substance or composition for a particular use
should be construed as meaning a substance or composition which is
in fact suitable for the stated use; a known product which prima facie
is the same as the substance or composition defined in the claim, but
which is in a form which would render it unsuitable for the stated use,
would not deprive the claim of novelty. However, if the known product
is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it
has never been described for that use, it would deprive the claim of
novelty. An exception to this general principle of interpretation is
where the claim is to a known substance or composition for use
in a surgical, therapeutic or diagnostic method (see IV, 4.8). (G C-
III,4.13).
Los compuestos farmacéuticos son una excepción dentro del campo
de las patentes.
Excepciones. Métodos de tratamiento
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
40
Uso del compuesto X para la elaboración de un medicamento. (swiss-type
claim)
Compuesto X para su uso como medicamento. (EPC 2000) 1er uso médico.
purpose-related product claim.
Uso del compuesto X para la elaboración de un medicamento pata el
tratamiento de la enfermedad Y. (swiss-type claim)
Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y. (EPC 2000)
2º uso médico
The Enlarged Board extended the notional novelty provided for in Article 54(5)
EPC to apply to each further medical use in the so-called "Swiss type claim",
i.e. to a claim "directed to the use of a substance or composition for the
manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic
application" (G 5/83, "Second medical indication/EISAI", OJ EPO 1985, 64;
Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office, OJ EPO
1984, 581).
Excepciones. Métodos de tratamiento
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
41
Los métodos de diagnóstico deben incluir
pasos relacionados con (G1/04):
- toma de datos/examen.
- comparación con valores estándar.
- identificar una desviación.
- fase deductiva (asignación a un cuadro clínico).
Con que una fase no tenga lugar en el cuerpo
humano o animal, no cae dentro del artículo 53
del EPC 2000.
Excepciones. Métodos de diagnóstico
PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad
42
PONS Patentes y Marcas
Internacional
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Presentación excepciones y exclusiones de patentabilidad, según normativa europea y española

  • 1. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 1 Arturo Argüello Requisitos y Exclusiones de Patentabilidad Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías Madrid, 10 de noviembre de 2009
  • 2. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 2 Introducción 1 2 PONS Patentes y Marcas
  • 3. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 3 Introducción Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) 1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC) (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
  • 4. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 4 Introducción Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) 2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. 3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por materia biológica la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por procedimiento microbiológico, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica. Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC) any inventions
  • 5. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 5 Introducción Por tanto, los requisitos básicos para que una invención sea patentable son: 1- Novedad. 2- Actividad inventiva. 3- Aplicación industrial. 4- Que sea una invención. Puesto que una patente es un monopolio que concede el estado al titular de una invención, a cambio de que divulgue de manera suficentemente clara y completa (Art. 25 LP) dicha invención para que sea reproducible por un experto en la materia, para que la invención sea patentable, además, tendrá otros requisitos: 5- Suficiencia de descripción. 6- Claridad.
  • 6. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 6 Introducción. Novedad Artículo 6. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) 1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. 3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.
  • 7. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 7 Article 54. Novelty. European Patent Convention (EPC) (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. Introducción. Novedad
  • 8. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 8 Article 54. Novelty. European Patent Convention (EPC) (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. EXCLUSIONES (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art. SEGUNDOS USOS MÉDICOS Tanto en LP como en EPC, la definición de novedad es positiva, y bastante objetiva. El propósito es evitar que se patente algo ya conocido. Introducción. Novedad
  • 9. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 9 Artículo 8. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) 1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva. Introducción. Actividad inventiva
  • 10. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 10 Article 56. Inventive step. European Patent Convention (EPC) An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step. Al igual que la novedad, la definición es positiva, en el sentido de que es inventivo todo lo que no haya resultado obvio para el experto en la materia, que conoce el estado de la técnica. Sin embargo, la evaluación de la actividad inventiva, al contrario que la novedad, tiene un cierto grado de subjetividad. Para intentar evitar dicha subjetividad se han desarrollado varios métodos, por ejemplo, el “problem-solution approach”. Introducción. Actividad inventiva
  • 11. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 11 Artículo 9. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Article 57. Industrial application. European Patent Convention (EPC) An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture. En la práctica se deniegan pocas invenciones en base a este requisito. Por ejemplo, en mecánica, máquinas de movimiento perpétuo. Introducción. Aplicación industrial
  • 12. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 12 La Ley 11/1986, de 20 de marzo no define que es una invención. El EPC tampoco da una definición de que es una invención. Sin embargo, si proporciona algunos indicios: Rule 42. Content of the description The description shall: (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art; Introducción. ¿Qué es una invención?
  • 13. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 13 En España, aunque no se encuentra en la LP, en las Directrices de Examen de solicitudes de Patente (versión 1, año 2006), se refieren al carácter técnico de la invención en varios puntos: “La explicación del problema técnico es un aspecto esencial para evaluar el carácter técnico de la invención, singularmente en determinados tipos de invenciones, como por ejemplo las invenciones relacionadas con programas de ordenadores, también denominadas invenciones implementadas por ordenador” (página 115, punto 5.5 Examen de la descripción) “Un problema técnico formulado en términos de propiedades o características físicas cuya modificación permite superar las dificultades existentes hasta ese momento aseguran que la invención objeto de la solicitud se trata de una invención de carácter técnico, y por tanto, una oinvención en el sentido de la ley de patentes (art. 4 LP)” (página 115, punto 5.5 Examen de la descripción) Introducción. ¿Qué es una invención?
  • 14. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 14 Además de estos requisitos básicos , que debe reunir la materia cuya protección se reivindica, existen otras dos condiciones que también deben cumplirse: suficiencia de descripción y carácter técnico de la invención. 2- La invención debe ser de carácter o naturaleza técnica. Aunque el carácter técnico de la invención no está expresamente exigido en la Ley de Patentes, sin embargo se puede inferir de diversos artículos, tanto de la referida Ley de Patentes como de su reglamento de Ejecución, que la materia sobre la que recae la protección otorgada por el Derecho de Patentes tiene necesariamente que ser de carácter o naturaleza técnica. (página 120, punto 5.5 Examen de la descripción) Artículo 5. 2. c Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior. Introducción. ¿Qué es una invención?
  • 15. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 15 Artículo 7. Forma y contenido de las reivindicaciones 1. Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener: a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. b) Una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger. Artículo 10. Resumen de la invención El resumen deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y el uso o usos principales de la invención. Introducción. ¿Qué es una invención?
  • 16. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 16 En resumen, de todo lo anterior podemos considerar que una invención es una solución técnica a un problema técnico, y que dicha invención será patentable cuando sea nueva (no se encuentre divulgada previamente en el estado de la técnica), tenga actividad inventiva (dicha solución técnica no sería evidente para un experto en la materia), y suponga aplicación industrial (que sea “útil” no significa necesariamente que tenga carácter técnico). Además, la patente debe ser suficientemente clara para que un experto en la materia pueda reproducir la invención (suficiencia y claridad) Aunque ni la LP ni el EPC definen que es una invención entérminos positivos, si definen que no es una invención. EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD. Introducción. ¿Qué es una invención?
  • 17. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 17 Exclusiones de Patentabilidad 2 17 Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid PONS Patentes y Marcas © Todos los derechos reservados
  • 18. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 18 Artículo 4. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP) 4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones. Excepciones
  • 19. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 19 Article 52. Patentable inventions. European Patent Convention (EPC) (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. Excepciones
  • 20. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 20 El descubrimiento de un nuevo producto, si no se acompaña de una aplicación técnica, no es patentable. Ej: El descubrimiento de un nuevo compuesto orgánico, o una sustancia que se encuentra en la naturaleza, del que no se conoce su aplicación, per se (“Compuesto de fómula (X)”),no sería patentable. La determinación de una nueva propiedad en un producto conocido se considera un mero descubrimiento – no tiene carácter técnico. Sin embargo, si la aplicación práctica de dicha propiedad da lugar a un efecto técnico, entonces es patentable. Ej: El descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica, no es patentable, pero un elemento de sustentación de una construcción hecho de ese material podría ser patentable. El mismo compuesto orgánico del ejemplo anterior, del que se descubre una aplicación técnica (herbicida, medicamento, etc.) Excepciones. Descubrimientos
  • 21. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 21 Si el producto hallado en la naturaleza tiene que ser previamente aislado de su entorno y se desarrolla un procedimiento de obtención, ese procedimiento es patentable. Además, si el producto puede ser adecuadamente caracterizado por su estructura, por el procedimiento de obtención, o por otros parámetros, y es nueva en el sentido de no tener conocimiento anterior de su existencia, entonces la sustancia per se puede ser patentable. Tampoco es patentable el descubrimiento del mecanismo de actuación (o en su caso, el mecanismo de acción) de una sustancia para la cual ya se conoce su uso. Excepciones. Descubrimientos
  • 22. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 22 Puede entenderse como una particularidad de los descubrimientos, y por tanto, aplica el mismo principio. Ej: La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es una invención, pero sus aplicaciones prácticas, como por ejemplo las células fotoeléctricas, son patentables. (EFECTO TÉCNICO). Excepciones. Teorías científicas
  • 23. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 23 Es un caso particular del principio general que establece que los métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Sin embargo, las aplicaciones técnicas de ese método si son patentables. Ej: -Un método o un algoritmo matemático como tal, para realizar un cálculo, no es patentable, pero una máquina construida para operar según dicho método puede serlo. - Un método para ajustar una recta a un conjunto de puntos no es patentable, pero un procedimiento para calibrar un aparato de medida (efecto técnico), en el que en una de las etapas se utiliza como parámetro la pendiente de la recta obtenida por dicho método de ajuste, si es patentable. Excepciones. Métodos matemáticos
  • 24. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 24 Dado que las creaciones estéticas, por su propia naturaleza, se basan en cualidades y aspectos (características) desprovistos de carácter técnico, cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva, en principio no son patentables. Sin embargo, si el producto, además de dichas características estéticas, posee características técnicas, o las propias características estéticas además aportan un efecto técnico, entonces, podría ser patentable. . Ej: Un neumático con un dibujo particular. Dicho dibujo puede ser estético, pero si además favorece la evacuación del agua, entonces podría ser patentable. Excepciones. Creaciones estéticas
  • 25. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 25 Los esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales (como aprender un idioma), jugar a juegos (hacer crucigramas) y hacer negocios (business methods) como tales no son patentables. Sin embargo, si la reivindicación incluye un medio técnico o un aparato para la puesta en práctica de estos métodos (por ejemplo, podría ser un ordenador???), la invención podría ser patentable a pesar de su finalidad última. Ej: Fijar patrones de hábitos de compra de consumidores (días de la semana, horas, etc.) para establecer recompensas y fijar esos hábitos (descuentos), aunque impliquen un ordenador, no sería patentable simplemente por eso, pero al implicar redes de ordenadores, servidores, terminales, etc. La invención debería de examinarse como una invención implementada por ordenador. Excepciones. Juegos y Métodos de Negocio
  • 26. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 26 No se puede patentar la forma de presentar la información que se caracteriza únicamente por el significado de su contenido (información cognoscitiva: señales acústicas – un disco caracterizado por su contenido musical-, representaciones gráficas, texto escrito,…). Pero si existe una interacción funcional o estructural entre la información y un sistema o aparto (esto es, existen características técnicas) entonces podría ser patentable el soporte de dicha información, y/o el procedimiento y/o aparato destinado a su presentación). Ej: El mismo disco de música que presenta una distribución característica de los elementos físicos que simbolizan los “unos” y los “ceros” de la información digital grabada. Ej: Diferenciar información cognoscitiva de información técnica: Señal de televisor (nieve y sincronización). Excepciones. Presentaciones de información
  • 27. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 27 Los programas per se no son patentables, pero si lo son las invenciones implementadas por ordenador. “aquella invención que para su puesta en prácctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato proramable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado.” (Directrices de Examen OEPM, p130) “If a computer program is capable of bringing about, when runningon a computer, a further technical effect goung beyond these normal physical effects [normal effects when running a computer, e.g. electrical current], it is not excluded frompatentability”(C-IV, 2.3.6). Ej: Un programa que reconozca el lenguaje hablado en lenguaje escrito basándose en la descomposición y análisis de frecuencias que conforman la onda sonora y asignando una determinada representación gráfica a determinados grupos de frecuencias es patentable. Un procedimiento de traducción automática de idiomas considerando las relaciones gramaticales existentes entre los elementos que integran las respectivas expresiones en los idiomas fuente y objeto no es patentable. Excepciones. Programas de ordenador
  • 28. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 28 Casos Especiales en Biotecnología. Exclusiones de Patentabilidad. 3 28 Glorieta de Rubén Darío, 4 28010 Madrid PONS Patentes y Marcas © Todos los derechos reservados
  • 29. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 29 Son excepciones frente al principio de derecho de obtener una patente (Art. 4.1 LP / Art. 52 EPC) para cualquier invención en cualquier campo de la tecnología, incluidas las que “tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”. Derecho negativo (ius prohibendi). Son excepciones porque las leyes de patentes no son instrumentos para regular los riesgos asociados con los nuevos desarrollos tecnológicos. – Bioética – En general, las excepciones deben interpretarse de forma limitada (narrow, G5/83). Excepciones
  • 30. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 30 Artículo 5. No podrán ser objeto de patente: 1- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior: a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos. Excepciones
  • 31. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 31 2- Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. 3- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos. 4- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. Excepciones
  • 32. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 32 Art. 53 EPC: “European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof; (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.” (Art. 4.6 LP) Excepciones
  • 33. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 33 No definición en el EPC ni en la LP, pero sí en una decisión de la cámara técnica de la EPO (T356/93): Moralidad: Invenciones cuya explotación no está de acuerdo con los estándares de conducta comúnmente aceptados en la cultura Europea o hace un uso destructivo de la tecnología. Orden público: Invenciones cuya explotación son susceptibles de perturbar la paz social y orden social o perjudicar seriamente el orden público. Ej: Minas antipersona. No tiene que ver con lo legal o ilegal. Si la invención tiene aplicaciones no contrarias al orden público o la moralidad puede ser patentado, no mencionando en la solicitud aquellos usos contrarios al orden público. Excepciones. Orden público/buenas costumbres
  • 34. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 34 De especial importancia en las invenciones biotecnológicas, por tener como objeto materia biológica. La LP da una lista no exhaustiva de invenciones no patentables: a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. (si son de utilidad para el embrión –fines terapéuticos- es patentable) d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos. Oncoratón de Harvard vs. Upjohn Excepciones. Orden público/buenas costumbres
  • 35. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 35 La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. A nivel Comunitario: Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJ L 227 of 01.09.94 p.1). (Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales www.cpvo.eu.int). 27 estados miembros. En España: Oficina Española de Variedades Vegetales: Ley 3/2000 de Protección de Variedades vegetales. Se permite la protección de variedades vegetales y razas animales siempre que “la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad vegetal (vv) o a una raza animal determinada”. Excepciones. Variedades vegetales
  • 36. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 36 ¿Qué se entiende por procedimiento esencialmente biológico? G1/08 y G2/07. Según la LP (Art. 5.3) se incluye bajo esta definición aquellos procedimientos que consisten íntegramente en fenómenos naturales como el cruce y la selección. Ahora bien, en el momento que haya alguna intervención técnica por parte del hombre, el procedimiento dejará de ser esencialmente biológico y por tanto, podrá ser protegido mediante patente. La prohibición no afecta a los procedimientos microbiológicos, ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Tamnbién es patentable la materia biológica per se. (Trtatado de Budapest). Excepciones. Procedimientos esencialmente biológicos
  • 37. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 37 El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, (incluyendo las células germinales) así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, si el elemento se encuentra aislado o se ha producido mediante un procedimiento técnico, entonces es patentable. Caso WARF G2/06: Stem cells: Controversia regla 23e(29.2 del EPC 2000) Vs. regla 23d(28.c). On the one hand human embryonic stem cells should be patentable under rule 23e (new rule 29.2) but on the other are clearly excluded under rule 23d (new rule 28.C). Excepciones. El cuerpo humano
  • 38. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 38 Métodos quirúrgicos. Si un solo paso de la reivindicación se realiza directamente sobre el cuerpo humano o animal, no puede patentarse. Métodos de tratamiento: Usos Médicos According to Article 54(5) EPC 1973, by way of "compensation" for the exclusion from patentability of medical methods under Article 52(4), first sentence, EPC 1973, known substances or compositions are deemed to be new, provided they are used for the first time in such a medical method. (see T 128/82, "HOFFMAN-LA ROCHE", OJ EPO 1984, 164; T 36/83, "ROUSSEL-UCLAF" OJ EPO 1986, 295). Excepciones. Métodos de tratamiento
  • 39. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 39 Similarly, a claim to a substance or composition for a particular use should be construed as meaning a substance or composition which is in fact suitable for the stated use; a known product which prima facie is the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty. However, if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty. An exception to this general principle of interpretation is where the claim is to a known substance or composition for use in a surgical, therapeutic or diagnostic method (see IV, 4.8). (G C- III,4.13). Los compuestos farmacéuticos son una excepción dentro del campo de las patentes. Excepciones. Métodos de tratamiento
  • 40. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 40 Uso del compuesto X para la elaboración de un medicamento. (swiss-type claim) Compuesto X para su uso como medicamento. (EPC 2000) 1er uso médico. purpose-related product claim. Uso del compuesto X para la elaboración de un medicamento pata el tratamiento de la enfermedad Y. (swiss-type claim) Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y. (EPC 2000) 2º uso médico The Enlarged Board extended the notional novelty provided for in Article 54(5) EPC to apply to each further medical use in the so-called "Swiss type claim", i.e. to a claim "directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application" (G 5/83, "Second medical indication/EISAI", OJ EPO 1985, 64; Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office, OJ EPO 1984, 581). Excepciones. Métodos de tratamiento
  • 41. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 41 Los métodos de diagnóstico deben incluir pasos relacionados con (G1/04): - toma de datos/examen. - comparación con valores estándar. - identificar una desviación. - fase deductiva (asignación a un cuadro clínico). Con que una fase no tenga lugar en el cuerpo humano o animal, no cae dentro del artículo 53 del EPC 2000. Excepciones. Métodos de diagnóstico
  • 42. PONS Patentes y Marcas Requisitos y Exclusiones de patentabilidad 42 PONS Patentes y Marcas Internacional Gta. Rubén Darío, 4 28010 Madrid Tel.: 902 280 480 Fax: 902 44 11 33 aarguello@pons.es Barcelona Consell de Cent, 367º 08007 Barcelona Tel.: 93.214.23.00 Alicante Oscar Esplá, 24 03003 Alicante Tel.: 96.522.77.92 Sevilla Balbino Marrón, 3 41018 Sevilla Tel.: 95.492.03.53 Zaragoza César Augusto, 16 50004 Zaragoza Tel.: 976.48.25.47 ¡Gracias por vuestra atención!