La matinée du 10 juin 2014 a été consacrée à la protection des marques tant dans le cadre d'une stratégie de développement à l'export (organisé à l'occasion du Tour de France des CNCPI) que sur Internet à l'occasion du Big Bang des 1400 nouvelles extensions de noms de domaines (gTLDs) disponibles progressivement depuis fin 2013. Le Pôle Numérique de la CCI de Bordeaux a organisé un atelier pour rappeler les bonnes pratiques en matière de protection et dépôt de marque, évaluer tant les risques que les nouvelles opportunités offertes par les nouvelles gTLDs avec ses partenaires : l'antenne régionale de l'INPI, le Cabinet spécialisé en Propriété Industrielle IP SPHERE et KEEPALERT / PRODOMAINES un prestataire référent en matière de gestion de noms de domaines et surveillance de marques sur Internet.

1. http://www.flickr.com/photos/80194969@N02/7186883425
10 juin 2014 - CCI Bordeaux
.bio
.aquitaine
.pizza
.store
.shop
.archi
.hotel
.restaurant
.services
.paris
.bzh
.cafe
.auto
.moto
M POUSSARD MME MARQUET M RODHAIN
Pôle Numérique
Protégez vos marques
& profitez des nouvelles
extensions de domaines

3. 1400
Nouvelles extensions de
noms de domaines / gTLDs

4. Wei = Danger
Ji = Opportunité
Crise ?
http://www.flickr.com/photos/mauricioonetto/4516270552
WEIJI en chinois

5. Source : www.marblesthebrainstore.com/the-brain-cube de Jason FREENY www.moistproduction.com

6. SÉCURISER LA PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE SUR INTERNET
Mardi 10 juin 2014
10h00 -12h00
Philippe RODHAIN
Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement - Université Bordeaux IV
IP SPHERE
8 Cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 50 11 - Fax : 05 56 79 72 28
courriel : bordeaux@ipsphere.fr
Caroline MARQUET
Adjointe à la Déléguée régionale
INPI AQUITAINE
75, cours Alsace Lorraine – 5e étage
33075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 81 84 80
courriel : cmarquet@inpi.fr

7.  ENVISAGER de déposer une Marque à
l’INPI pour tout signe distinctif exploité
 Savoir identifier les signes distinctifs d’un projet
 INPI, CPI

8. Pourquoi déposer ?
 Pour se créer un droit (En France, usage ≠ droit)
 Pour agir en contrefaçon (contre les marques identiques et similaires)
 Pour agir à l’encontre des cybersquatteurs via les voies
extrajudiciaires (plaintes UDRP...)
 Pour accéder à la Trademark Clearing House (TMCH) et bénéficier des
« sunrise period » des nouvelles extensions de noms de domaine
 Pour étendre sa protection à l’étranger
 Pour enrichir ses actifs immatériels

9.  S’ASSURER que la dénomination
choisie constitue une marque
VALABLE

10. C’est quoi, une marque valable ?
 Une marque distinctive
Attention aux noms de domaine génériques
Condition examinée par l’INPI (durcissement des pratiques
d’examen)
Etudier la forme du dépôt  CPI
 Une marque licite
Condition examinée par l’INPI
 Une marque disponible
(un nom de domaine libre n’est pas nécessairement une
marque disponible et inversement)
Pas de recherches de disponibilité par l’INPI  CPI

11.  VERIFIER la disponibilité de la
dénomination pour votre activité et
dans tous les pays d’intérêt

12. Comment ?
La Recherche d’antériorités
 VÉRIFICATION à l’identique
BDD libre et gratuite de l’INPI accessible via le site
(Marques/Noms de société)
 Recherche de SIMILARITÉ APPROFONDIE
Forfait Recherche (Marques/Noms de société/Noms de
domaine) 150 €
 Interprétation des résultats et élaboration d’une stratégie
de dépôt, le cas échéant  CPI

13.  S’ASSURER que les noms de domaine
correspondants au projet sont libres dans
les extensions stratégiques
 notamment lorsque le site internet est marchand
 site internet de l’AFNIC, ICANN, site des Registrars accrédités

14. Pourquoi ?
 règle du « 1er arrivé, 1er servi »
 un nom de domaine exploité constitue une antériorité à certaines
conditions (ex: CA Paris, 25 janv. 2012, « TRABAR »)

15.  PROCEDER au dépôt de marque et à
la réservations de noms de domaine
de façon harmonisée

16. Comment ?
 Procéder au dépôt auprès de l’INPI pour les marques françaises
 dépôt électronique sur le site internet : 200 € pour 3 classes
pour 10 ans renouvelables indéfiniment
Classification de Nice (45 classes)
 Déposer les noms de domaine dans les extensions stratégiques
 Registrars ex. Prodomaines
 CPI pour choix de(s) la(les) marque(s)/noms de domaine à
déposer/réserver

17.  DEFINIR les territoires d’exploitation
pour déterminer l’étendue de la
protection de la Marque

19.  SURVEILLER sa marque et ses noms
de domaine

20. Pourquoi ?
 Pour repérer rapidement les dépôts de marque/réservations de
noms de domaine contrefaisants ou les usages litigieux
 Pour réagir rapidement à l’encontre d’un usage contrefaisant par la
procédure la mieux adaptée
Comment ?
 Systèmes de veille  INPI (ex. : Marques 360 €/an)
Registrars (ex. Systonic)
 Interprétation et recommandations  CPI

21.  SURVEILLER les échéances
des Marques et Noms de
domaine pour les renouveler en
temps utile
 INPI, CPI

22. Noms de domaine
Jean-François Poussard
Directeur KeepAlert.fr & ProDomaines.com
Email : jf.poussard@prodomaines.com
+33 (0)5 57 26 44 47 / + 33 (0)6 29 40 62 42
Twitter : @jfpoussard @keepalert @prodomaines (poussard.com)
Chronique 01net : poussard.info
Profil LinkedIn : poussard.eu - Profil Viadeo : poussard.org
© Systonic

23. Systonic
La double compétence IP : Internet Protocol & Intellectual Property
Depuis 1989 – CA 2.75 M€ - 25 collaborateurs - Basée à Pessac

24. Jean-François Poussard
Depuis 2004 dans les noms de
domaine
Depuis 2010, Directeur de Keep Alert
& ProDomaines
Chroniqueur pour 01Net
Intervention en conférence,
entreprise, école
Membre actif de l’ICANN, INTA,
MARQUES

25. Noms de domaine
1. Nouvelles opportunités offertes par les NewgTLDs
2. Protection des marques parmi les noms de domaine

26. Quelle adresse électronique vous semble la plus sérieuse ?
mimi33@hotmail.com ou michele@carlier.fr ?
Quel site internet vous inspire le plus confiance ?
http://newblackfashion.perso.sfr.fr/ ou
www.extension-manucure-bordeaux.com
Les extensions internet
Noms de domaine : une matière méconnue

27. Les extensions internet
Définition d’un nom de domaine
Chaine de caractères associée à une extension (TLD)
Votre identité commerciale sur internet : site web et mail
Nom de domaine unique contrairement à une marque
Attribution sur la base du « premier arrivé, premier servi »
Objet de commerce que vous pouvez
Enregistrer, transférer, renouveler
Revendre ou racheter
Vous faire squatter
Mais aussi récupérer

28. 23 gTLD (Generic Top Level Domain)
.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .MOBI, .XXX…
255 ccTLD (Country Code Top Level Domain)
Rattachée à un territoire : .FR, .RE, .EU…
Une vingtaine d’extensions markétées
Une quarantaine de IDN TLD en cours
Les extensions internet
Panorama des extensions existantes

29. Les extensions internet
275 millions noms de domaine
.COM
114
41%
Restedu
monde
161
59%
Millionsde NDD enregistrés

30. Les extensions internet
Classement des extensions mai 2014 : 32 TLDs millionnaires
1er : .COM (Commercial), 114 millions
2ième : .TK (Tokelau, Gratuit), 23 millions
3ième : .DE (Allemagne), 15,7 millions
4ième : .NET (Internet), 15,5 millions
5ième : .CN (Chine), 10,6 millions
6ième : .CO.UK (Royaume-Uni), 10,5 millions
7ième : .ORG (Organisation), 10,3 millions
8ième : .INFO (Information), 5,8 millions
9ième : .NL (Pays-Bas), 5,4 millions
10ième : .RU (Russie), 4,9 millions
11ième : .EU (Union Européenne), 3,7 millions
15ième : .FR (France), 2,7 millions
http://www.prodomaines.com/classement-extensions-noms-domaine

31. Les extensions internet
305 .NL pour 1 000 néerlandais

32. ICANN
Attribue les extensions à des organismes de gestion « registry »
AFNIC pour le .FR
Sélectionne
« Registrars »= Bureau d’enregistrement officiellement accrédité
« Registrants » = Propriétaire du nom de domaine
Achète les noms de domaine
Revendeurs, Webagencies
Switch pour le .CH Autres registry, autres tld
Les extensions internet
Organisation du nommage

33.  185 000 $ de frais
ICANN d’inscription
 Répondre à 50
questions issues
d’un guide du
candidat (350 pages)
 Choisir un opérateur
de registre
 Etude de faisabilité
et d’opportunité
 Assistance à la
création et à la
commercialisation
Programme NewgTLDs
Conditions à réunir pour candidater à une extension

34. Programme NewgTLDs
Un millier de nouvelles extensions d’ici 3 ans
Source : sketchlex.com
Liste complète disponible : http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en

35. Programme NewgTLDs
33 % de .MARQUE
Source : sketchlex.com

36. GeoTLDs
.AQUITAINE en 2015 : http://mondomaine.aquitaine.fr/

37. 13/06/12 :
Publication de la liste officielle
11/12/12 :
Loterie avec une priorité IDN
Mars 2013 :
Premiers résultats des évaluations initiales
Novembre 2013 :
Premières commercialisations
Programme NewgTLDs
Les grandes étapes

38. Programme NewgTLDs
Extrait d’extensions attendues
Les génériques :
.ARCHI, .ART, .BANQUE, .BIO, .BLOG, .BOUTIQUE,
.CASINO, .CHAT, .CLINIQUE, .CLUB, .CONSTRUCTION,
.CONTACT, .DESIGN, .EMAIL, .FILM, .FOOTBALL,
.FORUM, .GOLF, .GUIDE, .HOTEL, .IMMO, .MAISON,
.MOTO, .PHOTO(S), .PIZZA, .POKER, .RADIO,
.RESTAURANT, .RUGBY, .SARL, .SCIENCE,.SHOP, .SKI,
.SPORT, .SURF, .TAXI, .TENNIS, .THEATRE, .VILLAS,
.VIN, .VOTE, .VOYAGE, .WEB, .WINE, .YOGA…
Les géographiques :
.ALSACE, .AQUITAINE, .BZH, .CORSICA, .PARIS…
.AFRICA, .BERLIN, .LONDON, .NYC, .QUEBEC…

39. Programme NewgTLDs
Phases de lancement d’une nouvelle extension internet

40. Marques TMCH

41. Base mondiale opérée par Deloitte & IBM
Frais TMCH : 150 $ / an / marque
Eligibilité : marques nationales, par exemple une marque française
enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI),
ou régionales (communautaires, internationales)
Marques enregistrées et exploitées
Marques verbales et semi figuratives où le texte est prédominant
Marques acceptées dans la TMCH
Eligibilité des marques

42. Preuves d’usage pour la TMCH
Déclaration d’usage
Preuve d’usage :
documents classiquement
demandés par les tribunaux
dans le cadre des procédures
d'opposition fondée sur
l'antériorité comme :
étiquette, emballage, support
publicitaire / marketing (ex :
brochure, catalogue, manuel,
tract, dépliants, affiche,
impression d'écran, présence
marketing sur les réseaux
sociaux...)

43. Claims services

44. Cybersquatting nom de domaine parmi NewgTLDs

45. Noms de domaine
1. Nouvelles opportunités offertes par les NewgTLDs
2. Protection des marques parmi les noms de domaine

46. Programme NewgTLDs
Vérifier la disponibilité d’un nom de domaine : prodomaines.com

47. Définition du cybersquatting
Le « cybersquatting » ("cybersquat" en français)
est une pratique consistant à s’accaparer, en
le déposant, un nom de domaine, reprenant
ou évoquant une marque, un nom
commercial, un patronyme ou toute autre
dénomination, afin de tirer un profit
matériel ou moral de sa notoriété présente
ou à venir.

48. Cybersquatting nom de domaine à l’identique
A l’identique : Barissol vs Demi-lune SRL : <barrisol.md> (DMD2011-0002)

49. Cybersquatting de noms de domaine au contenant
Termes les plus associés aux noms de domaine litigieux jugés à l’OMPI
Source : http://sys.to/cyb13

50. Cybersquatting de nom de domaine à l’approchant
Typosquatting

51. Cybersquatting de nom de domaine
Page parking
Affichage de liens publicitaires
en correspondance avec la
marque squattée
Rémunération à chaque clic
effectué

52. Cybersquatting de nom de domaine
Page parking
Détournement de trafic ou possibilité de racheter le nom de domaine

53. Cybersquatting nom de domaine
Page d’attente du « registrar »

54. Cybersquatting de nom de domaine
Boutique de contrefaçon

55. Black Hat Seo

56. Cybersquatting de nom de domaine
Black Hat Seo

57. Cybersquatting de nom de domaine
Phishing

58. Cybersquatting de nom de domaine
Procédure extrajudiciaire : UDRP
Prix de la procédure à la charge du requérant : 1 500 $
Décision rapide (2/3 mois) entrainant le transfert ou l’annulation du
nom de domaine
Absence de dommages et intérêts
3 critères à réunir :
 Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou
semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits
ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou
morale qui dépose la plainte) a des droits ; et
 le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de
domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
 le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

59. Cybersquatting nom de domaine
90 % des décisions en faveur des requérants

60. Surveillance noms de domaine
Capture d’écran horodatée

61. Extranet de gestion noms de domaine
Outils utilisateurs à valeur ajoutée

62. Extranet de gestion noms de domaine
Outils utilisateurs à valeur ajoutée
 Accès sécurisé avec alertes de connexion
 Gestion multiutilisateurs avec affection de droits personnalisés
 Classement des noms de domaine par entité
 Capture d’écran sur l’usage du nom de domaine
 Statistiques de fréquentation des noms de domaine
 Page d’attente personnalisée
(stop aux pages d’attente par défaut
des « registrars »)

63. Règles de bonne gestion
Non renouvellement de noms de domaine récupérés par des tiers

64. Règles de bonne gestion
Attaque de « registrars » par des tiers

65. Stratégie de nommage
Très peu de noms de domaine courts disponibles en .COM

66. Records mondiaux de rachats de noms de domaine
Le .COM, extension reine
Insure.com 16 M $ 2009
Sex.com 14 M $ 2006 puis 13 M $ en 2010
Hotels.com 11 M $ 2001
Fund.com 10 M $ 2008
Porn.com 9,5 M $ 2007
Fb.com 8,5 M $ 2010
Business.com 7,5 M $ 1999
Diamond.com 7,5 M $ 2006
Beer.com 7 M $ 1999
Israel.com 5,9 M $ 2008
Casino.com 5,5 M $ 2003
Slots.com 5,5 M $ 2011
Toys.com 5 M $ 2009
Clothes.com 4,9 M $ 2009
Ig.com 4,7 M $ 2013
Icloud.com 4,5 M $ 2011
Marijuana.com 4,2 M $ 2011 Source :
http://www.prodomaines.com/achat-nom-de-domaine-com

67. Records mondiaux de rachats de noms de domaine
Des .FR accessibles
credit.fr 587 500 € 2010
auto.fr 100 000 € 2008
mutuelle.fr 78 000 € 2009
lundi.fr 50 000 € 2010
voitures.fr 50 000 € 2008
onlinebingo.fr 36 000 € 2009
campings.fr 35 000 € 2009
loterie.fr 35 000 € 2009
annonces.fr 30 000 € 2008
comparer.fr 30 000 € 2008
parierenligne.fr 30 000 € 2009
porn.fr 30 000 € 2008
seo.fr 30 000 € 2013

68. Nouveaux territoires de nommage offerts
Des noms premiums à référencer efficacement

69. NewgTLDs à déposer
Nouvelle charte de nommage
Dépôt à l’identique
GeoTLDs où vous êtes implantés : .AQUITAINE, .BZH, .PARIS…
NewgTLDs de votre secteur d’activité : .HOTEL, .RESTAURANT, .VOYAGE
NewgTLDs populaires : .APP, .BLOG, .ONLINE, .WEB, .SHOP…
NewgTLDS à risques : .FAN, .LOL, .RIP, .SUCKS, .WTF…

70. Nos accréditations
Une expertise certifiée mondialement
 Accréditation ICANN pour l’ensemble des extensions génériques
et NewgTLDs
 Accréditation auprès des extensions pays (ex : .EU, .FR, .CO.UK ou .SX !)
 Agent officiel de la Trademark Clearinghouse (TMCH) pour les NewgTLDs
 Ensemble des solutions déployées sur l’infrastructure robuste
de Systonic Hébergement certifiée ISO 9001
 Participation active aux réseaux professionnels métiers : ICANN, INTA, MARQUES,
Trophées du droit…

71. Ils nous font confiance
Clients en direct et un réseau de partenaires
 Notre société travaille également en marque blanche avec les principaux
cabinets juridiques (avocats, cpi) français et internationaux
 Keep Alert s’est positionné en 2012 sur le marché international. En 2013, 30 %
du chiffre d’affaires est réalisé à l’export avec comme principaux marchés les
Etats-Unis, l’Italie et le Royaume-Uni

72. MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Jean-François Poussard
Directeur KeepAlert.fr & ProDomaines.com
jf.poussard@prodomaines.com
+33 (0)5 57 26 44 47 / + 33 (0)6 29 40 62 42
Twitter : @jfpoussard (poussard.me) @keepalert @prodomaines (poussard.com)
Chronique 01net : poussard.info
Profil LinkedIn : poussard.eu - Profil Viadeo : poussard.org

73. Merci de votre
attention
http://www.flickr.com/photos/ccib/8268553263

74. http://www.flickr.com/photos/myheimu/7995649254
Des questions ?

75. Bruno Saintorens
CCI Bordeaux
Pôle Numérique
bsaintorens@bordeaux.cci.fr
www.bordeaux.cci.fr
05.56.79.44.46
www.bordeaux.cci.fr/polenumerique
echangeurba.wordpress.com
twitter.com/polenumerique33
fr-fr.facebook.com/polenumerique.ccibordeaux
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web